2009年5月13日 星期三

Claim Construction after AWH

a. Markman 聽證程序的時點—多數安排在證據開示程序之後,與言詞辯論庭之前根據美國律師協會(ABA)統計資料顯示,美國法院審理專利案件中,大約58%的法院在證據開示程序之後,言詞辯論庭之前進行Markman 聽證程序;有大約22%的法院在證據開示程序時進行;有大約12%的法院在言詞辯論庭時進行;僅僅8%的法院在證據開示程序之前即進行Markman 聽證程序。

b. 地方法院法官亦可以也可以根據聯邦證據規則第706 條的規定,透過任命一個專門的、不具有偏見的、處於第三者地位之「技術專家」,直接提供給法官關於相關技術的知識,幫助法庭解釋申請專利範圍。法官仍須進行解釋申請專利範圍之分析判斷,並自行做出最終的決定。

c. 一份申請專利範圍聲明,即一般所說的「申請專利範圍技術特徵比對表(claim chart)」,該表格包括所有系爭之申請專利範圍技術特徵解析、與被控侵權對象之技術內容之解析,以及兩者之比對結果。該表格用於進行比對,決定每一項申請專利範圍中的技術特徵構成要件是否在被控侵權對象之技術內容中被讀取(read on)。這一過程可以決定對申請專利範圍進行解釋的範圍,這樣被控侵權人可以清楚哪些申請專利範圍中的用語、詞彙引起爭議。哪些申請專利範圍構成要件需要進行解釋。

證據之內涵

在法院解讀申請專利範圍時,對於得參酌之證據,依其重要性或參酌先後順序,可二分為
內部證據(intrinsic evidence)與外部證據(extrinsic evidence)。
內部證據包含
申請專利範圍(claims)、專利說明書(specification)與專利之申請歷史檔案(prosecution history)等三種資料來源;
外部證據則泛指前述內部證據以外之其他所有證據,
主要包括專家證言( experttestimony)、發明人證言(inventor testimony)、字典(dictionary)與學術論文(learned treatises)等。
1.Markman v. Westview Instruments, 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995)
壹、內部證據
(1)解讀申請專利範圍時,必須參酌專利說明書。
法院解讀申請專利範圍時,必須參酌專利說明書,因為申請專利範圍實屬專利說明書之一部份。基於解讀申請專利範圍之目的,專利說明書中之描述得扮演字典之功能,以解釋該發明,並得定義申請專利範圍中所使用之特定用語。
(2)發明人得為申請專利範圍用語之字典編纂者。
(3)專利之申請歷史檔案歸類為內部證據。
儘管法院為瞭解申請專利範圍,可以且應該參酌專利之申請歷史檔案,然而其亦不得被用以擴大(enlarge)、縮小(diminish)或變更(vary)申請專利範圍之限制。
貳、外部證據
(1)外部證據僅用以協助了解專利技術,不對外部證據之間作優越性探討
2.Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996)
壹、內部證據
(1)內部證據係屬最重要之證據來源
在解讀申請專利範圍時,法院應先參酌內部證據,亦即專利本身(包含申請專利範圍與專利說明書)以及專利之申請歷史檔案;此種內部證據對於系爭專利用語之法律上意義,係屬最重要之來源。
(2) 專利說明書是申請專利範圍之唯一最佳指引
當專利說明書對申請專利範圍中所使用之用語,有明確或隱含之定義時,該專利說明書便具有如同字典之功能。故專利說明書往往具有決定性(dispositive),且對有爭執用語之意義為唯一之最佳指引(the single best guide)。
(3) 已引用之先前技術為內部證據之一部份
貳、外部證據
(1)當內部證據已足以釐清專利用語時,不需再引用外部證據
因為構成專利權人請求事項,而公眾得以信賴之公開記錄,乃申請專利範圍等內部證據,而非外部證據。
(2)先前技術、字典、技術論文等,因其不是配合訴訟所產生的證據,比專家證人與發明人證詞等為更可靠之證據來源

Summary
內部證據-專利說明書高於申請歷史檔案
(1)對於「專利說明書」,
聯邦巡迴上訴法院於上述二判決中,皆揭示申請專利範圍可視為屬
專利說明書之一部份,或者說專利本身係包含了申請專利範圍與專
利說明書。故對於申請專利範圍而言,專利說明書不僅與其具有高
度關連性,更已到了密不可分的程度;而Vitronics 案中,法院則更
強調專利說明書對有爭執用語之意義,具有決定性且為唯一之最佳
指引。故解讀申請專利範圍時,法院應一併參酌專利說明書,根本
就是水到渠成而再自然不過的作法。
(2) 對於「申請歷史檔案」- 當事人進行主義
雖其亦具有相當的重要性與參考價值,惟二判決中法院均表示,為
解讀申請專利範圍,僅於「卷證中已包含專利之申請歷史檔案時」,
法院方應參酌該歷史檔案;依法院推論之反面解釋,在當事人未將
專利之申請歷史檔案,以證據形式呈現於法院面前時,法院於解讀
申請專利範圍之過程中,則無須另行加以參酌。
外部證據
Markman-外部證據僅用以協助了解專利技術,不對外部證據之間作優越性探討。
Vitronics-基於客觀性與可信賴性之考量,在各外部證據間之價值與參酌順序上,證言係列後於先前技術、字典或技術論文。

Texas Digital Systems Inc .v. Telegenix Inc., 308 F.3d 1193 (Fed. Cir. 2002).
Texas Digital 案:對使用字典來解釋申請專利範圍
用語之字面意義的爭論,該見解給予字典特別的地位
包括
字典等資料是協助法院解釋申請專利範圍最佳適用資源的原則及字典解釋的通常涵義規則、全部通常涵義規則和字典優先規則。而字典、百科全書和論文是在專利授予時可以公開獲得的客觀的
資源,可作為確定專業內人士理解申請專利範圍中辭彙意思的可靠證
據來源。
因此,該案實際上確立了申請專利範圍解釋的新的程式規則:即應按字典等材料、內部證據、外部證據(專家證詞等)的順序進行申請專利範圍解釋。
不適用:
1.一般的字典會從常用者到罕用者努地去收集文字或用語的所有涵義,且,其所收集的涵義不見得只適用於某一特殊技術領域,更可能適用於許多不同的領域,在此情況下,不可避免的是,對於一個名詞會產生多數個不同的定義,因此,字典的涵義可能會使得專利的解釋,超出專利權人自認了解並確認後的專利保護範圍。
2. 專利的本質是在於描述新穎的事物,而發明通常是新穎的,因此,極可能不存在適當的用語來描述它,換言之,也就是字典永遠無法跟㆖發明㆟的腳步。

Phillips 案:重新討論解讀申請專利範圍時如何適
用內部證據與外部證據,詮釋專利說明書之地位

「在一發明中具有通常知識者是如何理解該申請專利範圍用語」
在解讀申請專利範圍用語時
內部證據優於外部證據。因為相較於專利說明書本身及其案件歷史資
料等內部證據,外部證據基於下述原因而較不可靠:
第一、就字面定義而言,外部證據並不是該專利的其中一部份,
且不像專利說明書是為了在案件申請過程中解釋專利的範圍與意
義而產生的。
第二、外部證據,例如文獻,不見得就是由該技術領域者所撰
寫的或者是專門撰寫給該技術領域者閱讀用的,故有的文獻可能無
法真實反映該專利技術領域中具通常知識者的看法。
第三、諸如專家報告或證詞之類的外部證據則是因訴訟而產生
者,此等內容往往會有偏頗之處,特別是,如果該位專家不屬於該
專利所屬技術相關領域之技術者,或者是該專家之意見未經過交互
詰問(cross examination),該專家證言更可能會帶有偏見的色彩。相
較於此,內部證據則不會有此問題。
第四、那些可用來影響請求項解釋的外部證據幾乎是沒有種類
上的限定,在訴訟過程中,每一方皆會自然地採用對他們最有利的
外部證據,並將所過濾出有用之外部證據的問題交給法院去處理。
第五、過度地依賴外部證據會減損申請專利範圍、專利說明書
及檔案歷史等公開資料所被賦予之法律意義,進而不知不覺地損害
了專利案藉由公開來公告大眾周知的功能。
策略
再者,因外部證據較內部證據來得不可靠,因此通盤地考量內部證據將會是申請專利範圍解讀的重點。
因此撰寫一份專利說明書時,應特別注意申請專利範圍與詳細專利說明書內容的對應性,以及是否充分地為專利說明書的揭示內容所支持,同時應詳慮各請求項的位階分布,進而縝密佈署附屬項甚至於第二獨立項,以便進一步凸顯出獨立項的範圍。

Claim construction
第一個是需提供適格的解釋證據的來源,此證據需為定義申請專利範圍及解釋其意義的基礎。第二則是如何使用這些證據所依據的解釋原則,這些原則決定哪些證據如何被用來決定申請專利範圍的意義。

解釋申請專利範圍的原則
(1)申請專利範圍需涵蓋實施例原則
(2)申請專利範圍區別原則(The doctrine of claim differentiation )
(3)維持專利有效性原則
(4)當存在範圍寬窄的解釋可能性時:選擇較窄範圍原則
(5)相同的用語應作一致性的解釋原則
(6)有意義的前言具限制性之原則
(7)專利權人可以作為字典編撰者原則
(8)法院不可以改寫申請專利範圍原則
(9)技術特徵之全要件原則:法院不能經由申請專利範圍解釋的
方式任意忽略其中個別技術特徵

內部證據
1. 申請專利範圍:推定其平常涵義
2.

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