Hilton Davis Chemical Co. v . Warner-Jenkinson

Hilton Davis Chemical Co. v . Warner-Jenkinson
貳、法律問題
上訴法院要求原告及被告雙方針對下列與均等論有關的三個問題再提出辯證及答辯：
1. 在以均等論判斷一專利侵權行為時，除了必須證明Graver Tank Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605[70 S.Ct. 854, 94 L.Ed 1097](1950)。一案及與該判例同旨判例所建立的三元論（triple identity test）外，是否還需要符合其他要件？若是，為何要件？所謂三元論即判斷專利範圍及鑑定物間是否具相同的或本質性相同的（the same or substantially the same）（1）作用(function)（2）方式(way)（3）及結果(result)。2. 在以均等論判斷一專利侵權行為時，該侵權行為之判決是否應為由法院所判定或是應由陪審團就事實決定？3. 當一疑似侵權行為發生且該行為並非主張範圍的字面上侵害（literal infringement），均等論是否可無條件的被擴張運用以排除該疑似侵權行為？
參、法院判決
一、 在以均等論判斷一專利侵權行為時，當該被比對範圍為一非本質性差異時，均等論方可適用。一般而言，作用、方式與結果三要件的比對就可以決定被比對物間差異的程度。但是，除上述三要件外，其他要件如已知可置換性(know interchangeability)、複製證據(evidence of copying)、迴避設計(designing around)也可於決定被比對物間差異程度時作考量，但其他要件之出現端視控辯雙方於案情中如何陳述。法官無權預測其他要件的出現，但有權決定控辯雙方所陳述要件，何者應被列入考量。二、 在以均等論判斷一專利侵權行為時，均等論之適用與否不應由陪審團為之。三、 當一疑似侵權行為發生且該行為並非主張範圍的字面上侵害（literal infringement）時，法官有權選擇均等論是否適用。
均等論被應用於擴張一包含連續數個步驟之方法專利範圍時，其專利範圍之擴張最多僅允許在該專利所主張的界限內，一對等步驟之替換。本案中，專利範圍及被控方法間並沒有對等可替換的步驟。可言均等論的正確使用下，本席認為本案並無專利侵權情事發生。Hilton Davis必須擴充其專利主張範圍始得排除Warner Jenkinson行使其自行研發之方法，否則Warner Jenkinson不應該被宣判為專利侵權者。
巡迴法院法官保霖紐曼（Pauline Newman）提附議意見；
一般而言，均等論於訴訟案中出現的形式有四類；
一、 專利文字中包括了欲以均等論救濟之範圍時；若一專利所主張較廣之字面上範圍被判定為無效後，專利所有人試著以均等論救濟該範圍 Graver Tank。﹔或若較廣之字面上範圍因其他限制而被判定為無侵權情事時，專利所有人試著以均等論救濟該範圍。 Malta v. Schulmerich Carillons Inc., 952 F.2d 1320, 21 U.S.P.Q. 2d 1161(Fed. Cir. 1991)。二、 一專利主張範圍中並沒有包括專利組成裡某一部份之已知替代品時，專利所有人試著以均等論將該部份涵蓋於其中：一防止齒輪逆轉之槓桿被一組已知知齒條及一小齒輪所替代 Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 819 F.ed 1120, 2 U.S.P.Q. 2d 1915(Fed. Cir. 1987)。﹔一帶狀互感器被一已知之環狀的互感器所替代 Perkin-Elmer Corp. v. Westinghouse Electrin Corp., 822 F. 2d 1528, 3 U.S.P.Q. 2d (Fed. Cir. 1987)。。三、 專利的設計經明顯的更改，以避免涉及字面上之專利範圍後；該被控物之設計落於該專利與該專利之母專利範圍間，且審查員認為該母專利之範圍太廣應加以縮減時，均等論被引用以將該被控部份涵蓋於該專利中 Laitram Corp. v. Cambridge Wire Cloth Co., 863 F. 2d 855, 9 U.S.P.Q. 2d 1289(Fed. Cir. 1988)。﹔該被控物之設計落於該專利與已知技術或知識間，均等論被引用以將該被控部份涵蓋於該專利中 Wilson Sporting Goods Co. v. David Geogffrey & Assoc., 904 F. 2d 677, 14 U.S.P.Q. 2d 1942(Fed. Cir. 1990)。。四、 因為科技的進步，專利範圍中的某一部份已被更改或已變得不必要時；於一多步驟過程中之某一步驟被併入另一步驟 Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc., 868 F. 2d 1251, 9 U.S.P.Q. 2d 1962(Fed Cir 1989)。或於一多步驟過程中之某一步驟被省略 Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931, 4 U.S.P.Q.2d 1737(Fed. Cir. 1987)。於是均等論被引用以將被更改或省略的物或方法涵蓋於該專利中。